미국 지식재산법과 정책 최신 동향 세미나 참관기(1)-판례분석

- 상표와 특허에 관련한 여러가지 최근 판례 소개 -

- 사진부터 영화 각본까지 저작권에 관한 판례 분석 -

KOTRA 뉴욕 무역관 IP-DESK는 ‘지식재산권 주요 판례 분석’에 관한 웨비나를 5월 27일 주최했다. 킬패트릭 타운센드 엔 스토큰(Kilpatrick Townsend & Stocken LLP)의  매튜 정(Matthew Chung) 변호사가 상표 판례 최신 분석에 대해 연사로 나섰다. 특허 관련 최신 판례에 대해서는 모르간 르위스 복키어스(Morgan, Lewis & Bockius)의 구태웅 변호사가 연사로 나서 법원의 최근 판결에 관해 설명했다. 마지막으로 에이엔이 네트웍스(A+E Networks)의 지나 김(Zena Kim) 변호사가 저작권 판례 분석에 대한 최신 현황에 대해서 소개했다.

상표 판례 최신 분석

상표 등록이 불가능했던 '.com'이 들어간 명칭이 이제는 연방 상표로 등록이 가능해졌다. 하지만 제한적인 상황에서 가능하다. 소비자 인식에 대한 소비자 설문 조사와 같은 충분한 증거가 있어야 하고, 소비자 인식 조건이 충족되어야 한다. “2006년부터 사용해온 booking.com을 상표 식별력이 없다는 이유로 미국 특허청이 등록 거절했지만, 연방대법원에서는 등록 가능하다고 판결했다. ‘.com’이라는 도메인과 결합한 일반명도 소비자들의 인식에 따라 출처 식별력이 생길 수 있고 상표권 등록도 가능하다고 봤다. 하지만 일반명과 도메인이 결합한 명칭을 연방 상표로 등록하는 것은 여전히 어려울 것으로 보인다. 다만 소비자 인식에 대한 설문조사와 같은 적절한 증거가 있다면 가능하다”라고 매튜 정 변호사는 설명했다.

매튜 정 변호사

자료:  KOTRA 뉴욕 무역관 화면 캡처

한편, 미국에서 ‘포키’ 과자를 판매하는 Ezaki 회사가 빼빼로를 판매하는 롯데를 상대로 상표권 침해 소송을 제기한 사건이 있었다. “이 사건은 포키 과자 외형에 대한 트레이드 드레스를 가지고 있는 Ezaki 회사에서 롯데 빼빼로가 상표권을 침해했다고 문제를 제기한 사건이다. 트레이드 드레스란 색채, 크기, 모양 등 상품이나 서비스의 고유한 이미지를 나타내기 위해 사용된 복합적인 무형 요소를 뜻한다. 기존 지적재산인 디자인, 상표와는 구별되는 개념이다. 전체적인 외관 디자인을 보고 특정 제품을 떠올릴 수 있다면 그 디자인은 특허로 볼 수 있다. 하지만 법원은 포키 과자를 마케팅할 때 손에 에는 초콜릿을 손에 묻히지 않고 먹을 수 있다는 점을 강조한 것을 문제 삼아, 이 과자에는 이렇게 손에 묻지 않는 것과 같은 기능성이 있다고 판단해 트레이드 드레스를 인정하지 않았다”고 말했다.

포키 과자 관련 판례

자료: 매튜 정 변호사, KOTRA 뉴욕 무역관 화면 캡처

추가로 소개할 내용은 패러디 제품에 대한 판결이다. VIP 회사가 잭 다니엘 위스키병을 패러디한 강아지 장난감을 출시했다. “수정 헌법 제1조에 따라 패러디 제품은 상표권 침해 주장으로부터 보호받을 수 있다며 법원은 패러디한 제품 회사의 입장을 지지했다. 연방지방법원과 제3 순회 항소법원에서는 잭 다니엘의 상표권을 보호한다고 판결했지만, 연방대법원은 강아지 장난감 회사의 제품이 수정 헌법 제1조의 보호를 받을 수 있다며 표현의 자유를 인정했다. 하지만 패러디 제품을 제작할 시에 주의해야 할 점은 사법부마다 판단이 다를 수 있기 때문에 모든 패러디 제품이 표현의 자유를 인정받기 어려울 수 있다는 점을 참고해야 한다”고 매튜 정 변호사가 발언했다.

특허 관련 최신 판례 분석

특허 관현 판례 분석 중 첫 번째로 소개할 사건은 자동차 엔진을 만드는 회사 Am.Axle&Mfg와 Neapco Holdings의 소송이다. 특허를 받은 제품은 속이 비어있는 튜브 모양으로 생긴 파이프로 자동차의 성능과 승차감에 영향을 주는 부분이다. “이 제품은 엑셀의 벤딩 모드, 두 번째 셸 모드를 한 번에 줄일 방법에 착안해 특허를 받았다. 법원에서는 이 기술은 자연의 법칙인 호크의 법칙을 이용한 것이고 그 이외에 특별한 기술을 사용한 것이 없기 때문에 특허 적임성이 없다고 판단해 특허가 무효가 된다고 판결했다. 기계의 경우 특허를 받을 때 어떠한 구조가 필요한지, 또한 공정을 거쳤는지 자세한 설명이 필요하다.”고 구태웅 변호사는 말했다.

구태웅 변호사

자료: KOTRA 뉴욕 무역관 화면 캡처

다음으로 소개할 판례는 바이오 테크에 관련된 소송이다. Ariosa에 특허 침해 소송을 건 경우다. “그전에는 태아의 양수에서 유전 물질을 추출했는데 양수에서 추출할 시 부작용과 안전성 문제가 발생할 수 있다. 그래서 산모의 피에서 태아의 유전 물질을 추출할 수 있는 기술을 발견했고 특허를 받았다. 하지만 이 또한 자연의 법칙을 사용한 기술이라고 법원에서 판결해 특허가 무효가 됐다”라고 구태웅 변호사가 전했다. 하지만 반대의 케이스도 있다. “산모의 유전물질보다 태아의 유전물질이 산모의 피 안에서 훨씬 더 짧게 존재한다. 따라서 길이의 차이를 이용한 기술을 적용해 태아의 유전물질만 더 잘 추출할 수 있는 기술을 발견했다. 이 기술은 진단 기술이 아닌 진단을 위한 샘플의 전처리 과정에서 사용되는 기술이기 때문에 단순 자연의 법칙을 이용한 것이 아닌 특허 적임성이 있다고 판단하는 다른 판결이 나왔다.”고 설명했다.

바이오 테크 관련 소송에 관해 다른 사건을 소개하자면 C형 간염 치료제에 관한 사건이다. Idenix pharm에서 Gilead Scis가 특허를 침해했다고 문제를 제기했지만, 결국 특허가 무효로 판결 났다. “특허는 첫째 통상의 기술을 가진 사람이 특허의 기술을 봤을 때 만들어 낼 수 있을 만큼 충분한 내용을 담고 있어야 한다. 둘째로 특허 기술 자체가 발명의 내용을 정확하게 기재하고 있어야 한다"라고 전했다. 하지만 “C형 간염의 항바이러스에 해당하는 물질이 명세서에는 제대로 안내되어 있지 않아 통상의 기술을 가진 사람이 만들 수 없다고 판단했다. 또한, 명세서에 항바이러스에 해당하는 중요한 물질에 관한 내용을 담고 있지 않다고 판결했다"라고 말했다. “바이오 테크, 특히 치료제 관련 특허를 낼 때는 명세서에 정확하게 기재하는 것이 중요하다"고 구태웅 변호사는 다시 한번 강조했다.

저작권 판례 분석

먼저 오라클 아메리카(Oracle America)와 구글(Google)의 소송 사건이다. 결론은 법원에서 오라클 자바(JAVA) 프로그래밍 언어를 구글이 안드로이드에 운영체제에 사용한 것은 공정 이용이라고 판결했다. “저작권법상 공정 이용의 네 가지 요소를 검토했다. 네 가지 요소에는 보호된 저작물의 성격, 이용의 목적과 성격, 이용된 양적 질적 비중, 잠재적 시장이나 가치에 미치는 영향이 포함되었다. 요건들을 살펴본 결과 구글이 축적된 기능을 새롭고 혁신적인 프로그램에서 작업을 가능케 하는데에 필요한 코드만 사용해 공정 이용이라고 판단됐다"라고 지나 킴 변호사가 전했다.

지나 김 변호사

자료: KOTRA 뉴욕 무역관 화면 캡처

다음은 사진작가 싱클레어(Sinclair)가 저작권 침해를 제기한 사건이다. “싱클레어가 과테말라에서 찍은 사진을