美 무역 관련 지식재산권 세미나 참관기

- LA 총영사관·한미관세무역연구포럼·KOTRA, 무역 관련 지식재산권 세미나 성황리에 개최 -

- 다양한 산업 분야에서 중요성 커지는 지식재산권 소송 및 단속에 관한 유용한 정보 제공 -

지난 4월 28일 수요일, 주 로스앤젤레스 총영사관과 한미관세무역연구포럼, KOTRA LA IP-Desk에서는 미국 내 다양한 산업 분야에서 관심과 중요성이 급증하고 있는 지식재산권 소송과 최근 이커머스 증가와 함께 대두되는 수입 통관 시 유의해야 할 지식재산권 관련 정보를 제공하는 ‘무역 관련 지식재산권 온라인 세미나’를 성황리에 개최했다. 팬데믹이라는 시기적 특성으로 안전을 위해 온라인으로 진행한 이번 세미나에는 미국과 한국으로부터 약 130명 이상이 참가해 큰 호응을 얻었으며, 두 명의 전문가가 지식재산권 소송 전반 및 수입 통관 시 발생하는 지식재산권 위반 단속 대응 방안에 대해 열정적인 강연을 펼쳤다.

세미나 개요

자료: KOTRA 로스앤젤레스 무역관 정리

무역 관련 지식재산권 온라인 세미나 브로슈어 및 강연 진행 모습

자료: 주 로스앤젤레스 총영사관·한미관세무역연구포럼, KOTRA 로스앤젤레스 무역관 캡처

지식재산권 소송 대응 방안(Andrew Choung 변호사)

지식재산권에 대한 중요성이 점차 강조되고 그 인식 역시 높아지고 있는 만큼, 미국 내 지식재산권 관련 소송 역시 빠르게 증가하고 있다. 지식재산권 소송 대응 전략을 살펴보기 전에, 우선 지식재산권 소송의 가장 흔한 대상이 되는 특허 및 특허권에 대해 간략히 짚어보고 미국의 전반적인 지식재산권 소송 절차에 대해 알아본다. 미국의 특허(Patent)는 크게 설명 부분인 명세서(Specification), 대상을 그림 모형 등으로 표현하는 도면(Figures), 그리고 청구항(Claims)으로 구성된다. 특히 법적인 발명(Invention) 범위를 정의하는 부분인 ‘청구항’은 가장 주목해야 하는 부분이다. 특허에 관한 권리인 특허권은 흔히 ‘사용할 권리(Right to use)’로 생각하기 쉬운데, 그것이 아닌 ‘배제할 권리(Right to exclude)’로 이해해야 하므로 주의가 필요하다. 만약 내가 특허를 가지고 있다면, 특허권은 타인이 내 발명을 사용하지 못하게 막을 수는 있는 권리이긴 하지만 그렇다고 내 제품에 대한 100% 완벽한 권리를 의미하지는 않는다. 자신의 특허가 또 다른 누군가의 특허를 침해하는 경우가 생길 수도 있고, 특허를 가지고 있어도 소송을 완전히 피할 수는 없기 때문이다.

미국의 전반적인 소송에는 ‘Discovery’라는 특이한 과정이 있다. 미국에서 특정 소송을 제기하기 위해서는 처음부터 완벽한 증거를 갖출 필요 없이 합리적인 조사(Reasonable inquiry)만을 기반으로도 소송을 제기할 수 있으며, 이 ‘Discovery’라는 과정을 통해 증거를 찾아 나갈 수 있다. 우선 소송을 걸어 두고 Discovery를 통해 증거를 발견해가는 경우가 대부분으로, 이처럼 미국의 소송 문화에서는 ‘절차’를 따라가는 것이 매우 중요하다. 특허소송(Patent litigation) 또한 마찬가지이기에 소송 절차 전반에 대한 이해가 매우 중요하겠다. 그렇다면 일반 소송과 구별되는 특허소송의 특징은 무엇일까? 특허소송에는 일반 소송 절차에는 없는 ‘특허주장’ 및 ‘특허해석’이라는 2가지 추가 단계가 존재한다. 특허주장(Patent Contentions) 단계는 특허권자의 침해 주장, 피고 측의 무효 주장, 특허권자의 피해 주장으로 구성되며 특허해석(Claim Construction) 단계에서는 판사의 특허상 청구항 해석, 브리핑 및 심리(Hearing)가 진행된다. 소송 진행 법원별로 차이가 있으나 특허소송은 보통 2~3년이 걸리는 긴 과정으로, 소송비용 역시 매우 높다. 비교적 규모가 작은 건은 최대 75만 달러, 더욱 복잡하고 큰 규모의 건은 100만 달러 이상의 비용이 들어가기도 한다. 사건의 피해 금액보다 소송비용이 더 높은 경우가 많아 중도에 방어를 포기하는 사례들도 있다.

최근 미국의 특허소송 건수 트렌드를 살펴보면, 2012년부터 현재까지 지속적인 하락세가 유지되고 있다. 그러나 2020년에는 전년 대비 다소 증가한 모습을 볼 수 있는데, 이는 특허권만을 대량으로 확보하고 특허침해 소송을 통해 이익을 창출해 소위 ‘특허괴물’이라고도 불리는 ‘특허전문기관(Non-Practicing Entity, 이하 NPE)’의 소송 제기 증가 때문인 것으로 보인다. 2020년 한 해 동안 가장 많은 특허소송이 이루어진 법원은 특허소송 변호사 출신의 Albright 판사가 새로 선임된 텍사스 서부지방법원(WDTX)이며 텍사스 동부지방법원(EDTX)은 특허권자에게 유리한 판결을, 캘리포니아 북부지방법원(NDCA)은 특허 침해자에게 유리한 판결을 가장 많이 한 것으로 집계됐다. 한편, 특허소송의 손해배상금액 트렌드는 2016년 이후 지속적인 상승세를 보이고 있다. 이는 전반적인 특허소송 사례가 줄어들며 종국에는 강한 특허 관련 소송들이 주가 되었고, 따라서 손해배상금액 역시 높아졌다고 분석할 수 있다. 또한, 최근 몇 년간 특허소송에 투자하는 제3자 자금이 많이 유입돼 메이저 특허소송들을 뒷받침한 결과로도 볼 수 있겠다.

이제 본격적인 특허침해 소송 초기 대응 방안을 살펴본다. 만약 내가 특허권침해 경고장(Cease & Desist letter)이나 특허침해에 관한 공식 고소장을 받았다면 가장 먼저 무엇을 해야 할까? 가장 중요한 초기 대응의 시작은 바로 ‘변호사 선임’이다. 특허소송에서는 특히 초기 전략 설정과 준비가 매우 중요하기 때문에 처음부터 전문가를 통해 대응을 시작하는 것이 좋다. 경고장이나 고소장에 답변하지 않고 무시하거나, 전문적인 지식 없이 직접 답변이나 서류를 준비할 경우 추후에 부정적인 결과를 초래할 수 있기 때문에 유의할 필요가 있다. 또한, 소장 전달일로부터 22일 이내에 답변서가 제출되어야 함에도 주의가 필요하며, 증거뿐만 아니라 소송과 관련된 모든 서류와 정보들을 훼손하지 않고 보존할 의무가 생긴다는 점도 반드시 유념해야 하겠다. 증거 및 관련 서류를 그대로 보존하지 못했을 경우, 심하게는 패소에 이르는 등 소송에서 심각한 불이익이 발생할 수 있기 때문이다. 이 밖에도 초기부터 관련 정보를 꼼꼼히 수집해야 한다. 우리 기업 혹은 조직의 해당 특허와 관련한 내부 상황을 분석하고, 어떤 대상으로부터(예: 경쟁사, 공급사, NPE 등) 왜 고소를 당했는지, 사건의 경중·결과·예상 비용 등을 면밀히 파악해야 하겠다.

그렇다면 가장 효과적인 특허소송 방어 전략은 무엇일까? 우선은 관할 이송 신청(Motion to transfer), 각하 신청(Motion to dismiss), 중지 신청(Motion to stay) 등 초기에 진행할 수 있는 각종 신청(Motion)을 이용하는 것이다. 다음으로는 특허소송을 법원이 아닌 미국 특허청을 통해 해결할 수 있는 절차인 ‘Inter Partes Review(이하 IPR)’를 적극적으로 활용하는 방법이다. IPR을 신청하면 소송이 일시적으로 중단되며, 소송과 비교해 상대적으로 낮은 비용과 빠른 판정이라는 장점을 누릴 수 있다. 또한 핵심적인 사실관계가 명백하고 특허해석 등에 이견이 없을 경우 ‘약식판결(Summary judgment)’을 활용할 수 있는데, 이때는 Discovery 단계에서의 협조적인 자세와 대응이 중요하다. 한편, 소송을 제기할 수 있는 관할법원의 위치(Venue)를 방어 전략으로 사용하기도 한다. 피고 측은(해외 소재의 피고는 제외) 법인이 등록된 주(State) 및 실제로 사업을 운영 중인 지역에서만 소송을 당할 수 있기 때문에, 실례로 대표적인 IT 기업 Apple은 특허소송을 당할 가능성을 전략적으로 줄이기 위해 미국 내 특허소송이 가장 활발한 법원 중 하나인 텍사스 동부지방법원(EDTX) 지역 소재의 매장을 모두 철수한 바 있다.

결론적으로, 가장 효과적인 지재권 소송 대응 방안은 바로 ‘미리 준비하기’다. “Cost of litigation is cost of business.”라는 말도 있듯이, 사업자나 기업들은 특허소송이 발생할 수 있는 만약의 경우를 대비해 소송 예산 등을 미리 확보해 놓는 것을 추천한다. 또한 추후에 어느 쪽이 더 적은 비용이 들지 잘 판단하여 초기부터 특허와 관련해 투자를 아끼지 않는 것이 좋으며, 관련 업계의 특허소송 트렌드나 경쟁사 및 NPE의 움직임 역시 적절히 파악해 두는 것도 중요하겠다.

미국 세관의 지식재산권 단속 대응 방안(김진정 변호사)

창작물의 결과를 의미하는 지식재산(Intellectual Properties)은 크게 상표(Trademarks), 특허(Patents), 저작권(Copyrights), 영업비밀(Trade secrets)로 구성되는데, 본 강연에서는 미국 세관의 주요 단속 대상이 되는 상표권과 저작권에 초점을 맞추어 살펴본다.

미국의 세관으로도 잘 알려진 미국 관세국경보호청(U.S. Customs and Border Protection, 이하 CBP)은 미국 국토안보부 산하의 정부 기관으로, 미국 영토로 들어오고 나가는 모든 대상에 대한 관리와 규제를 시행하는 기관이다. 국경 보호 및 순찰, 입국 승객 및 화물의 검사, 항공 및 해상 불법 침입 방지 등의 활동뿐 아니라 수입 관세 및 세금을 징수하는 것 또한 CBP의 큰 역할 중 하나이다. CBP에서는 미국으로 들어오는 수입품의 지식재산권 역시 단속하고 있는데, 미국 전역 328개의 항구에서 이 단속이 이루어지고 있다. 실제로 전체 수입 물량의 약 5% 가량인 지재권 위반 고위험 상품군을 위주로 단속이 진행되며, 엄청난 가격과 수량의 제품들이 이를 통해 압류되거나 수입이 중지되고 있는 것으로 알려졌다.

특히 상표권을 침해하는 수입 제품에 대한 단속이 많이 이루어지는데, CBP는 해당 제품들의 통관을 중지(Detain)하거나 압류(Seize)시킬 수 있고 벌금 부과나 제품 반송도 가능하다. 더 나아가서는 수입자로부터 소유권을 빼앗는 몰수(Forfeiture)까지도 가능하며, 심한 경우에는 형사 처분까지 집행할 수 있다. 반면에 상표권 소유자는 CBP에 지재권 소유를 등록함으로써 잠재적인 상표권 침해 제품으로부터 본인의 상표를 보호받을 수 있다.

CBP의 지재권 등록 프로그램을 살펴보자. CBP는 ‘IPRR(Intellectual Property Rights e-Recordation)’이라는 전자 등록 프로그램을 제공 중이다. 이는 미국 특허청(USPTO)이나 저작권청(USCOP)에 등록된 상표 및 저작권을 침해할 소지가 있는 미국 반입 제품들을 중지, 압수, 몰수, 폐기할 수 있는 CBP의 권리를 명시하고 있다. 앞서도 언급했듯이 상표나 저작권을 보호받고자 하는 지재권 소유자는 반드시 CBP의 e-Recordation 프로그램에 등록할 것을 추천한다.(e-Recordation 웹사이트: https://iprr.cbp.gov/) 한편, 수입자의 입장에서는 본인이 미국으로 수입해 들여오는 상품에 조금이라도 지재권 침해 소지가 있다면 사전에 이를 재차 확인하고 대비할 필요가 있으며, CBP에 등록된 지재권을 검색할 수 있는 웹사이트(https://iprs.cbp.gov/#/)를 적극적으로 활용할 수 있겠다.

혹시 내가 미국으로 수출 혹은 수입한 제품이 CBP로부터 단속을 당했다면 어떻게 대응해야 할까? 우선 초기 단속 절차인 중지(Detain) 단계에서 우호적·평화적으로 문제를 해결하는 것이 가장 좋다. 중지 다음 단계인 압수(Seize) 단계로 이동하면 CBP 내의 관할 부서가 변경되며 문제는 다른 국면으로 접어들기 때문이다. 만약 압수 단계로 진입해 압수 경고장(Seizure letter)을 받았다면, 페널티를 줄여달라는 청원서(Petition)를 30일 이내에 제출할 수 있으며 합의 제안(Offer in compromise)이나 제품 포기(Abandon)도 가능하다. 재판(Court Action)도 가능하지만 추천되는 방법은 아니며, 가장 비추천하는 대응은 바로 ‘무대응(No Action)’이다. 아무런 대응을 하지 않는다면 제품은 몰수되며 나아가 제품의 소유권이 정부로 넘어가는데, 페널티가 청구될 가능성도 있기에 적극적인 초기 대응을 하는 것이 가장 좋은 방안이다.

시사점

미국은 소송이 많은 나라라는 특징이 있다. 특히 최근에는 개개인뿐만 아니라 사업을 운영하는 많은 기업체에서 쉽게 간과할 수 있는 지식재산권에 대한 소송이 점점 더 늘어나고 있어, 지식재산권의 중요성이 이전보다 상당히 강조되고 있다. 세미나 주최 기관인 주 로스앤젤레스 총영사관의 박경재 총영사는 “미국에서 최근 지식재산권 소송이 급증하고 있음을 체감하는 만큼, 기업들이 이에 대해 잘 파악하고 있는 것이 중요하다. 미국과 무역을 하거나 미국에 진출한 우리 기업들도 지식재산권과 관련한 위험성에 대해 항상 유념할 필요가 있다”고 전하며 지식재산권에 대한 관심을 촉구했다. 지금까지는 지식재산권이 나와는 혹은 우리 기업과는 먼일이라고 생각했다면, 본 세미나와 같은 다양한 지식재산권 관련 정보를 적절히 파악해 이제는 언제 일어날지 모르는 지식재산권 소송이나 단속에 대비할 때이다.

자료: 세미나 강연 내용, 주로스앤젤레스총영사관, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합